Adiós a los "acaparadores" de marcas: la cuenta regresiva para el cese de registros sin uso ya partió

El 2027 será un punto de inflexión para el sistema marcario chileno. A partir de mayo próximo quedarían vulnerables a una cancelación por no uso los primeros registros de marca. Con esto se pone fin a que existan marcas "acaparadas" por personas y empresas que no las utilizan, bloqueando a terceros o dificultando la entrada de nuevos actores.
Un cambio que a juicio de expertos modifica un paradigma histórico en el país y responde a la reformada Ley de Propiedad Industrial de 2022 que introduce la acción de caducidad de marca por falta de uso. Con esto se abre un escenario distinto para las empresas y los portafolios marcarios: registrar y renovar ya no es suficiente, el uso efectivo pasa a ser una condición estratégica del activo. "No se busca sancionar o eliminar la protección estratégica marcaria, sino que evitar una congestión artificial del registro de marcas", afirma Eduardo Lobos, socio de Sargent & Krahn.
Esto, por cuanto si antes se podía mantener una marca indefinidamente renovándola cada 10 años, ahora se podrá solicitar la cancelación total o parcial de cualquiera que, transcurridos cinco años desde su concesión, no haya sido usada de manera real en Chile.
"Esta reforma cambió las reglas del juego en la gestión de intangibles en Chile. Para las empresas, la marca pasa a ser un activo vivo que debe estar respaldado por un uso real y efectivo, lo que contribuye a mantener un registro marcario más depurado y dinámico. Esto fortalece la certeza jurídica, facilita una gestión más eficiente y abre nuevas oportunidades para una mayor competitividad, sobre todo para quienes buscan desarrollar y posicionar nuevas marcas en el mercado. En simple, las marcas no son para permanecer guardadas en un cajón, sino para quienes realmente producen y mueven la economía", señala Esteban Figueroa, director nacional de Inapi.
En 2022 Inapi otorgó 37.688 marcas nuevas y 19.243 renovaciones
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Eugenio Gormáz, socio de azIP, destaca que esta medida acerca a Chile a los estándares internacionales en materia marcaria y, desde una perspectiva económica, favorece un sistema más competitivo. Al mismo tiempo, agrega, exige a las empresas una gestión más activa de sus portafolios.
Por eso, Lobos sostiene que la estrategia de protección requiere un análisis más técnico y dinámico donde deben evaluarse distintos escenarios. En el caso de Sargent & Krahn cuenta que han asistido a varios clientes con auditorías de sus portafolios para determinar fechas de vulnerabilidad a la caducidad por falta de uso, más la preparación y recopilación de antecedentes de uso: "Hay conciencia y conocimiento de la nueva institución, en especial en multinacionales que ya tienen la experiencia de haber enfrentado acciones de este tipo en otros territorios".
Gormáz concuerda en que existe un interés creciente, en particular entre firmas con portafolios grandes o con registros antiguos. "Las empresas no deberían esperar a que se presente una acción de caducidad para revisar su situación", asegura y advierte que algunas pueden quedar expuestas si no conservan evidencia suficiente del uso o si la marca es operada por terceros sin una estructura contractual adecuada. "Las empresas deberían preguntarse, antes de solicitar un registro, qué productos o servicios realmente necesitan proteger y cuáles tienen una probabilidad razonable de comercializar. Registrar marcas para cubrir indiscriminadamente sin una estrategia comercial aumenta el riesgo de enfrentar una acción".
Lobos explica que para acreditar el uso efectivo se puede rendir cualquier tipo de prueba, salvo la de testigos.
Cómo opera la caducidad de marca por falta de uso¿Dónde se tramita?
La acción de caducidad se presenta ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).
¿Qué se entiende por uso?
La ley habla de uso efectivo de la marca en el territorio nacional. En términos prácticos, pueden servir como prueba facturas, boletas, guías de despacho, publicidad, redes sociales vinculadas a ventas, contratos de distribución, etc. La carga de probar el uso corresponde al titular de la marca.
¿Uso de quién?
La marca no necesita ser usada directamente por el titular. También pueden ser licenciatarios, distribuidores, franquiciados y terceros autorizados por el titular.
¿La caducidad puede ser parcial?
Sí. Por ejemplo, si una marca está registrada para 30 productos o servicios, pero solo se utiliza para cinco, la caducidad puede afectar únicamente a los 25 restantes.
¿Qué pasa si hay razones válidas para no usarla?
La ley contempla excepciones, siempre que sean circunstancias reales y externas al titular. Por lo tanto, no habrá caducidad si el titular acredita obstáculos ajenos a su voluntad, tales como restricciones regulatorias, prohibiciones de importación, requisitos administrativos que impidan comercializar el producto o servicio.